Ghid de examinare
a cererilor de înregistrare a mărcilor

Conținut

Introducere
  1. Motive absolute de refuz
    1. Semne care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art.5 (art.7 alin.(1) lit.a))
      1. Caracterul distinctiv
      2. Reprezentarea în RNC/RNM
    2. Mărci lipsite de caracter distinctiv (art.7 alin.(1) lit.b))
      1. Semne verbale
        1. Combinații cu sens
        2. Ortografiere greșită
        3. Abrevieri și acronime
        4. Repetări
        5. Combinații de cuvinte din diferite limbi
      2. Semne combinate
      3. Semne figurative
      4. Litere și cifre
        1. O literă, o cifră
        2. Combinații de litere și cifre
      5. Sloganuri
      6. Etichete
      7. Semne color
        1. Culoarea per se
        2. Combinații de culori
        3. Cuvinte și mărci figurative color
        4. Denumiri de culori
      8. Semne tridimensionale
        1. Forme care nu au legătură cu produsele propriu-zise
        2. Forma propriu-zisă a produselor
        3. Forma ambalajului (recipiente, cutii etc.)
    3. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicaţii descriptive (art.7 alin.(1) lit.c))
      1. Tipul/specia produselor și serviciilor
      2. Calitatea produselor/serviciilor
      3. Cantitatea produselor/serviciilor
      4. Destinația produselor/serviciilor
      5. Valoarea produselor/serviciilor
      6. Originea geografică a produselor/serviciilor
      7. Timpul fabricării produselor/prestării serviciilor
      8. Alte caracteristici
    4. Mărci constituite exclusiv din semne cu caracter elogios (art.7 alin.(1) lit.c1))
    5. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicații devenite uzuale (art.7 alin.(1) lit. d))
    6. Semne constituite exclusiv din forma produsului (art.7 alin.(1) lit.e))
      1. Semne constituite exclusiv din forma impusă de înseşi natura produselor
      2. Semne constituite exclusiv din forma produsului, necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic
      3. Semne constituite exclusiv din forma care conferă valoare esenţială produsului
    7. Semne contrare ordinii publice (art.7 alin.(1) lit.f))
      1. Mărci care prejudiciază interesele statului
      2. Mărci care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri
      3. Mărci ce conțin termeni sau simboluri religioase
    8. Mărci care pot induce în eroare consumatorul (art.7 alin.(1) lit.g))
      1. Inducerea în eroare cu privire la natura, calitatea produselor/serviciilor
        1. Mărci ce conţin indicaţii la natura produselor şi nu pot fi testate
        2. Mărci ce conţin indicaţii la natura produselor şi pot fi testate
        3. Mărci ce conţin indicaţii la calităţile, componenţa şi alte caracteristici ale produselor
        4. Mărci ce conțin indicații referitoare la natura, calitățile, componența și alte caracteristici ale produsului și sunt expuse într-o manieră fantezistă
        5. Mărci ce conțin indicații la natura, calităţile şi alte caracteristicile ale serviciilor
      2. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor/serviciilor
        1. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor
        2. Mărci ce pot fi percepute ca fanteziste
        3. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a serviciilor
    9. Simboluri oficiale (art.7 alin.(1) lit.h))
      1. Drapele și embleme de stat
      2. Denumiri depline sau abreviate de organizații internaționale și interguvernamentale
      3. Semne, sigilii oficiale de control, de garanție şi de marcare
    10. Denumiri oficiale care prezintă un interes public deosebit (art.7 alin.(1) lit.i))
      1. Denumirea oficială sau istorică a statului
      2. Denumiri ale unităților administrativ-teritoriale
      3. Insigne, embleme sau ecusoane, altele decât cele vizate de art.6 ter din Convenția de la Paris, care prezintă un interes public deosebit
    11. Mărci care conţin semne de înaltă valoare simbolică, în special simboluri religioase (art.7 alin.(1) lit.j))
      1. Semne de înaltă valoare simbolică
      2. Simboluri religioase
    12. Indicații geografice, denumiri de origine ale produselor (art.7 alin.(1) lit.k))
    13. Mărci a căror utilizare contravine altor acte normative, decât cele din domeniul proprietății intelectuale (art.7 alin.(1) lit.l))
    14. Caracterul distinctiv dobândit (art.7 alin.(2))
    15. Permisiunea autorităților competente (art.7 alin.(3))
      1. Folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului
      2. Folosirea semnelor, sigiliilor oficiale de control, de garanție și de marcare
      3. Folosirea denumirilor unităților administrativ-teritoriale
    16. Utilizarea IG, DO în componența mărcii (art.7 alin.(4))
  2. Motive relative de refuz
    1. Semne identice (art.8 alin.(1) lit.a))
    2. Semne similare (art.8 alin.(1) lit.b))
      1. Similitudinea produselor
      2. Similitudinea semnelor
        1. Similitudinea fonetică
        2. Similitudinea vizuală
        3. Similitudinea semantică
    3. Semne ce se bucură de renume (art.8 alin.(1) lit.c))
    4. Alte drepturi (art.8 alin.(3))
      1. Dreptul la nume, imagine, inclusiv numele sau imaginea unei personalităţi notorii în Republica Moldova
      2. Dreptul de autor
        1. Opere incluse în mărci
        2. Titluri de opere
      3. Dreptul la o indicație geografică protejată sau la o denumire de origine protejată
      4. Dreptul la un desen sau un model industrial protejat
    5. Opoziția – drept anterior la o marcă neînregistrată sau alt semn utilizat în comerţ (art.8 alin.(4) lit. a))
    6. Opoziția – agentul/reprezentantul titularului mărcii (art.8 alin.(4) lit.b))
      1. Condiții privind depunerea opoziției
  3. Limitarea dreptului exclusiv (art.10 alin. (1), (11), (12))
    1. Elemente neprotejabile ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în componența mărcii, indiferent de produsele/serviciile solicitate
    2. Elemente ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în componența mărcii, fiind descriptive pentru produsele/serviciile solicitate
  4. Depunerea cererii de înregistrare a mărcii constituite din semne verbale executate în mai multe limbi (art.28 alin.(1))

2. Motive relative de refuz

2.5. Opoziția – drept anterior la o marcă neînregistrată sau alt semn utilizat în comerţ (art.8 alin.(4) lit. a))

În art. 8 din Legea nr. 38/2008 sunt enumerate prevederi în baza cărora ar putea fi emisă o decizie de respingere a cererii de înregistrare a mărcii din motive relative. Unele dintre aceste motive relative de refuz, de exemplu cele menționate la art. 8 alin. (1) și (3), pot fi invocate de AGEPI (ex-officio) în cadrul procedurii de examinare de fond a cererii de înregistrare a mărcii.

Totodată, art. 8 alin. (4) lit. a) prevede că în cazul opoziţiei o marcă este refuzată la înregistrare în situația în care este demonstrat că se aduce atingere unor drepturi anterioare. Având o structură destul de complexă, acest articol stabilește care sunt unele din drepturile anterioare ce pot fi invocate în vederea respingerii unei cereri de înregistrare a mărcii și condițiile în care aceste drepturi prevalează.

Astfel, în art.8 alin. (4) lit. a) se face referință la:

  • o marcă neînregistrată;
  • un alt semn utilizat în comerţ, inclusiv denumirea persoanei juridice.

Prin ”marcă neînregistrată” se înțelege marcă neînregistrată în Republica Moldova.

Referitor la prevederea „… beneficiază de protecţie …. cel puţin într-un stat parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului”, este necesar de comentat că o marcă neînregistrată în Republica Moldova poate beneficia de protecție în alt stat (de obicei, se prezintă confirmarea privind înregistrarea în alt stat) și poate fi invocată pentru a depune o opoziție.

Legea nr. 38/2008 nu stabilește anumite prevederi referitoare la ”un alt semn utilizat în comerţ”, decât ”denumirea persoanei juridice” (numele sub care întreprinderea își desfășoară activitatea), dar nu exclude invocarea altor semne.

Trebuie de menționat faptul că ”un alt semn utilizat în comerţ” nu se referă la alte obiecte de proprietate intelectuală care beneficiază de protecție pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv obiectele protejate prin dreptul de autor și drepturile conexe.

În art.8 alin. (4) lit. a) este prevăzut că „În cazul opoziţiei, o marcă este refuzată la înregistrare, de asemenea, în măsura în care este demonstrat că drepturile... au fost dobândite de către opozant ….”. Respectiv, în cazul în care se invocă drepturi ce nu aparțin opozantului, opoziția nu va fi considerată admisibilă, dacă toate drepturile invocate nu aparțin opozantului  sau nu vor fi luate în considerare drepturile invocate ce nu aparțin opozantului.  Dacă opoziția este formulată de mai mulți opozanți, aceștia au dreptul să depună opoziția numai dacă toți au dreptul efectiv să facă acest lucru cu privire la toate mărcile sau drepturile anterioare. Dacă opozanții care au formulat în comun o opoziție nu remediază iregularitățile privind dreptul lor comun, prin prezentarea probelor sau prin desemnarea unuia din opozanţi pentru continuarea procedurii, atunci opoziția nu este admisibilă.

O altă dispoziție de care trebuie să se țină cont atunci când se aplică art. 8 alin. (4) lit. a) este că „drepturile… au fost dobândite înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau înainte de data priorității invocate în sprijinul acestei cereri…”. Aceste date (data de depozit sau data de prioritate) pot fi determinate cu certitudine.

Prevederile precum că „drepturile… sunt confirmate printr-un act legal sau prin probe ce demonstrează că pe piaţa Republicii Moldova:

  • fie au fost plasate produse şi/sau servicii identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu acest semn;
  • fie sunt promovate;
  • fie se negociază promovarea/plasarea produselor şi/sau serviciilor identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu semnul respectiv”,

conțin cele trei situații care se examinează în raport cu piața Republicii Moldova. Nu sunt relevante probele ce se referă la plasare, promovare, negociere în raport cu alte state, decât Republica Moldova.

În cadrul procedurii de opoziţie părțile trebuie să susțină și să probeze faptele pe care își întemeiază argumentele, deoarece examinarea se limitează la faptele, probele și argumentele prezentate de părți. Probele prezentate de opozant trebuie să se refere la motivul în temeiul căruia solicită refuzarea înregistrării mărcii (de exemplu: relația dintre natura produselor, serviciilor sau activității comerciale protejate de dreptul anterior și produsele sau servicii contestate; prezentarea argumentelor convingătoare care demonstrează că prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnul anterior ori fără motive justificate s-ar profita de renumele acestui semn).

În calitate de probe ce se referă la una din cele trei situații menționate anterior, ar putea fi prezentate documente ce confirmă importul produselor, testarea unor produse, contracte de achiziționare a produselor/serviciilor,  prospecte, materiale promoționale, facturi,  fotografii de la punctele de comercializare a produselor/prestare a serviciilor, extrase din diverse publicații, înscrieri pe suport electronic (de la diverse emisiuni, manifestări), corespondența dintre părți,  fotografii ale materialelor promoționale ș.a.

Probele prezentate trebuie să se refere la o situație concretă – produsele sunt plasate pe piață, sunt doar promovate sau sunt abia în proces de negociere a plasării acestora.

 Trebuie de menționat că probele prezentate în opoziție se examinează doar în raport cu produsele/serviciile identice sau similare celor solicitate în cererea de înregistrare a mărcii, împotriva căreia este depusă opoziția.

De asemenea, este important ca probele prezentate să se refere la o perioadă anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau datei de prioritate invocate în sprijinul cererii.

 În art. 8 alin. (4) lit. a) din  Legea nr. 38/2008 se face referință la renumele semnului:

  • „semnul respectiv… se bucură de renume cel puţin într-un stat parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului”;
  • „prin utilizarea mărcii solicitate fără motive justificate s-ar profita de renumele acestui semn”.

Cerința referitoare la renumele semnului este stipulată și în art. 8 alin. (1) lit. c), care menționează că „marca anterioară se bucură de renume în Republica Moldova şi dacă utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar aduce un profit nemeritat … din renumele mărcii anterioare”. Totodată este important de subliniat că în cazul invocării art. 8 alin. (1) lit. c) din  Legea nr. 38/2008 se face referință la o marcă anterioară ce se bucură de renume în Republica Moldova, iar în cazul art. 8 alin. (4) lit. a)  din  Legea nr.38/2008 se face referință la un semn care se bucură de renume cel puţin într‑un stat parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului. Astfel, pot fi prezentate probe cu referire la renumele semnului în alt stat decât Republica Moldova. În calitate de probe pot fi prezentate rezultatele  sondajelor, informații despre volumul de vânzări, de investiții în reclamă și alte date relevante.

Dispoziția care prevede că „…prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnul anterior…” se aplică similar art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2008. Riscul de confuzie, împreună cu  compararea semnelor, compararea produselor/serviciilor, este unul din criteriile care influențează decizia adoptată.  

Astfel:

  • cu cât marca anterioară este mai distinctivă, cu atât riscul de confuzie va fi mai mare;
  • mărcile cu caracter puternic distinctiv se bucură de o protecție mai extinsă decât mărcile cu caracter mai puțin distinctiv;
  • întinderea protecției mărcilor cu caracter slab distinctiv va fi mai restrânsă.

Astfel, caracterul puternic distinctiv al mărcii anterioare poate fi un factor decisiv pentru stabilirea unui risc de confuzie, atunci când asemănarea dintre semne și/sau dintre produse și servicii este redusă. În cazul în care marca anterioară are un caracter slab distinctiv, acest factor poate fi un argument împotriva existenței riscului de confuzie.

În art. 8 alin. (4) lit. a) din  Legea nr. 38/2008 se face referință la produse şi/sau servicii similare.

În conformitate cu pct. 20 din Regulament,  produsele și serviciile nu pot fi considerate că sunt asemănătoare pe motivul că figurează în aceiași clasă a Clasificării de la Nisa sau că sunt diferite pe motivul că figurează în clase diferite ale respectivei clasificări. 

La compararea produselor cu servicii se aplică aceleași principii care se aplică la compararea unor produse cu alte produse și a unor servicii cu alte servicii. Deşi prin natura lor, produsele sunt, în general, diferite față de servicii, cu toate acestea, produsele şi serviciile pot fi complementare. Produsele/serviciile care sunt complementare împărtășesc de obicei aceeași origine comercială sau oferă consumatorilor anumite motive să creadă că aceeași întreprindere este responsabilă atât pentru fabricarea produselor, cât și pentru furnizarea serviciilor.

Astfel, în anumite circumstanțe, în baza probelor şi argumentelor prezentate, se poate constata o complementaritate între produse şi servicii, şi anume că unele servicii sunt complementare unor produse, spre exemplu:

  • produsele din clasa 03 - săpunuri, parfumerie, uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr sunt complimentare serviciilor din clasa 44 - centre de tratamente pentru relaxare, băi turcești, servicii de saună, servicii ale centrelor de îngrijire a sănătății. Tratamentele din centrele de tratamente pentru relaxare, băile turcești și centrele de îngrijire a sănătății sunt de obicei urmate de aplicarea de loțiuni corporale și creme hidratante, iar publicul se poate aștepta să fie tratat cu aceste produse în astfel de unități;
  • produsele din clasa 12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală sunt complementare serviciilor din clasa 39- servicii de închiriere a mijloacelor de transport;
  • serviciul de comercializare a îmbrăcămintei din clasa 35 este complementar produsului îmbrăcăminte din clasa 25;
  • serviciile din clasa 35 sunt importante pentru furnizarea către consumatori a produselor din clasele 29, 30 și 31. Astfel, serviciile de comercializare cu amănuntul în magazinele de orice fel a produselor alimentare, cuprinse în clasa 35, sunt complementare diferitor tipuri de produse alimentare care se încadrează în clasele 29, 30 și 31;

- serviciile din clasa 42 conceperea și dezvoltarea de calculatoare și de softuri sunt complementare produselor din clasa 09 calculatoarele și softurile, deoarece acestea din urmă sunt sisteme tehnice complete, concepute pentru utilizare în masă, dar fiind necesare anumite lucrări de adaptare, instalare.

Prevederile art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 38/2008 conțin mai multe cerințe și, respectiv, este necesară întrunirea mai multor condiții pentru ca opoziția să fie considerată întemeiată în totalitate sau în parte.

Din cele expuse referitor la aplicarea prevederilor art. 8 alin. (4) lit. a), rezultă că  decizia emisă va fi determinată de mai mulți factori:

  • Probele prezentate de opozant și solicitant;
  • Identitatea/similitudinea semnelor;
  • Natura semnelor (cuvinte naturale sau fanteziste);
  • Reputația mărcii invocate în opoziție;
  • Similitudinea produselor și serviciilor.

Astfel, în  fiecare caz decizia se va emite, luând în considerare toate materialele prezentate de opozant, solicitant, inclusiv cele identificate conform procedurilor prescrise de examinare.

În tabelul ce urmează se prezintă unele exemple cu referire la opozițiile examinate și deciziile emise.

Semnul solicitat Comentarii Decizia referitoare la opoziție

PENEȘ

SĂNĂTATE CURATĂ

Au fost prezentate probe ce confirmă:

- utilizarea mărcilor în Republica Moldova pentru produse și servicii identice/similare;

- înregistrarea mărcilor în România;

- renumele mărcilor în România.

De asemenea, au fost prezentate probe în susținerea art.8 alin.(4) lit.b) invocat în opoziție

Opoziția a fost considerată întemeiată, cererea de înregistrare a mărcii fiind respinsă

Au fost prezentate probe privind înregistrarea mărcii comunitare.

Nu au fost prezentate probe ce confirmă

negocierea/promovarea/utilizarea mărcii în Republica Moldova pentru produse identice/similare.

Nu au fost prezentate probe privind renumele mărcii CONRAD într-un stat membru al Convenției de la Paris

Opoziţia a fost considerată neîntemeiată, fiind emisă decizia de înregistrare a mărcii

Au fost prezentate probe ce confirmă:

- utilizarea mărcii în Republica Moldova pentru servicii identice/similare;

- înregistrarea mărcii în mai multe state;

- renumele mărcii în mai multe state.

„SonoScape” este partea esențială din denumirea opozantului (SonoScape Medical Corp.)

Opoziția a fost considerată întemeiată (în baza drepturilor la o marcă neînregistrată și la denumirea persoanei juridice), cererea de înregistrare a mărcii fiind respinsă

Au fost prezentate probe privind înregistrarea mărcii pe numele opozantului în mai multe state.

Nu au fost prezentate probe ce confirmă negocierea/promovarea/ utilizarea mărcii în Republica Moldova pentru produse și servicii identice/similare.

„Joyetech” este partea esențială din denumirea opozantului (Joyetech (Changzhou) Electronics Co., Ltd.)

Opoziţia a fost considerată neîntemeiată, fiind emisă decizia de înregistrare a mărcii